Anular una marca registrada por falta de distintividad: cómo actuar

¿Tienes razón?

Que una marca esté inscrita no la convierte automáticamente en intocable. En Perú, la cuestión clave es si el signo cumple la función de marca: identificar el origen comercial de bienes o servicios. Hay tres factores que determinan si tienes un caso sólido para pedir la anulación por falta de distintividad:

• Naturaleza del signo: si la marca contiene términos genéricos o descriptivos del producto o del servicio, su distintividad es débil. Por ejemplo, palabras que el público relaciona con el tipo de producto suelen ser menos protegibles. Si el registro es sobre signos puramente descriptivos o comunes en el sector, eso pesa a tu favor.

• Uso en el mercado: si el signo se usa de manera genérica entre operadores y consumidores para señalar la categoría del producto, no como un origen empresarial, eso demuestra ausencia de distintividad. Las encuestas de percepción, ejemplos de uso comercial y publicidad sectorial ayudan a demostrarlo.

• Actos del registrante y documentación presentada: si el solicitante obtuvo el registro surtido de irregularidades —por ejemplo, alegando prueba de uso inexistente o presentando el signo como distintivo cuando era de uso común—, eso refuerza la solicitud de nulidad.

Si reúnes elementos que apunten a cualquiera de esos puntos, tu posición es válida para cuestionar la marca inscrita. No obstante, hay matices: la valoración de distintividad puede depender de la clase de productos o servicios y del contexto del sector. Una palabra descriptiva en una rama puede ser distintiva en otra.

Cómo se soluciona

1. Reúne pruebas concretas y organizadas. Busca anuncios publicitarios, catálogos, imágenes de productos, publicaciones en redes sociales, catálogos de distribuidores y cualquier ejemplo que muestre el uso del término o signo por múltiples operadores como meramente descriptivo o genérico. Exporta mensajes y conversaciones de plataformas. Si existen listados de productos donde se usa el término sin identificar un origen concreto, guárdalos.

1. Documenta el registro impugnado. Descarga la ficha registral, las solicitudes, los certificados y todo lo presentado por el titular. Identifica las clases de Niza en las que se registró la marca y compáralas con las actividades reales que muestra tu prueba.

1. Considera una petición administrativa ante la autoridad correspondiente (Indecopi). En Perú, la vía administrativa es el primer terreno lógico para cuestionar la validez de una marca inscrita por falta de distintividad. La solicitud debe argumentar por qué el signo no cumple la función de marca, aportando la documentación reunida y, en su caso, peritajes o encuestas de percepción.

1. Prepara la vía judicial si la resolución administrativa no te favorece o si optas por demandar directamente por nulidad. En ese supuesto, tendrás que presentar la prueba ordenada y, si procede, solicitar medidas cautelares para evitar la continuación del uso de la marca que te afecta.

1. Decide si buscas una solución negociada. A veces competir en tribunales es caro; una negociación puede llevar al registrante a renunciar a registros específicos o a firmar coexistencia limitada. Ten clara tu alternativa —si cuentas con una marca propia registrada o un uso prolongado, eso fortalece tu posición negociadora.

Qué puede hacer un profesional: elaborar la demanda o solicitud, diseñar encuestas de percepción, coordinar peritajes, presentar recursos y representar en audiencias.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Es frecuente que una discusión sobre distintividad acabe con el titular renunciando a la marca en ciertas clases o firmando un acuerdo de coexistencia. Un acuerdo puede ser más útil que una resolución tardía porque da seguridades concretas y plazos claros para ambas partes.

2) Resolución administrativa o conciliación. Indecopi puede declarar la nulidad parcial o total del registro según pruebes la falta de distintividad. Si hay acuerdo en la etapa administrativa, se evitan las costas judiciales y el conflicto suele resolverse más rápido.

3) Juicio por nulidad. Si vas a juicio y ganas, el tribunal puede anular el registro; si pierdes, asumirás el riesgo de costas procesales y de que la marca siga vigente. Además, una sentencia contra un insolvente o sin antecedentes de bienes efectivos puede ser difícil de ejecutar: ganar no siempre equivale a cobrar o lograr una protección práctica inmediata.

La pregunta clave: y si gano, ¿cobro? En casos de nulidad la consecuencia principal es que se elimina la protección registral del signo; no siempre hay compensación económica automática. Si buscas indemnización por daños, tendrás que probar el daño y la relación de causalidad y esa vía añade complejidad probatoria.

Errores que arruinan el caso

• No conservar copia de las pruebas de uso: capturas sin fecha ni origen, o no exportar conversaciones, hacen la prueba frágil.
• Presentar pruebas heterogéneas sin orden ni narrativa: la autoridad o el juez debe entender de un vistazo por qué demuestran que el signo es genérico.
• Intentar impugnar una marca sin comparar clases: muchas veces la marca es descriptiva en unas clases y válida en otras; no focalizarlo debilita la petición.
• Emprender acciones públicas agresivas (difamación, bloqueo de ventas) antes de agotar vías administrativas o judiciales: eso puede convertirse en contrapublicidad y en pruebas en tu contra.